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Marchio Comunitario

Il Tribunale UE dà ragione a Sky: rischio di confusione con SKYPE

Sky lamentava il pericolo di confondere i segni in conflitto, dovuto in particolare al loro grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

Il Tribunale dell’Unione Europea è uno dei tre organi - insieme alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed al Tribunale della funzione pubblica - che compongono il sistema giurisdizionale della UE ed è entrato in funzione nel 1989.

Col Trattato di Nizza, visto l'elevato numero di cause da gestire (più di 4000 in quindici anni), è stata prevista la possibilità di sgravare il Tribunale di numerosi ambiti di competenza e delegarli a tribunali specializzati (detti allora Camere Giurisdizionali, e, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Tribunali Specializzati con competenze per materia).

Fino ad ora è stato creato il Tribunale della funzione pubblica chiamato a giudicare in primo grado nella materia del contenzioso della funzione pubblica europea.

La missione principale del Tribunale e della Corte di giustizia è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

Tra varie altre materie, il Tribunale dell’Unione Europea è competente a conoscere in primo grado anche sui ricorsi in materia di marchio comunitario.

Si sottolinea che il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di giustizia.

Con il comunicato stampa n.50 del 2015, il servizio “Stampa e Informazione” del Tribunale della UE, ha dato notizia delle decisioni assunte in relazione alle azioni promosse nel 2005 e nel 2006 da Sky Broadcasting Group, divenuta Sky e Sky IP International, contro Skype.

In particolare, si segnala che nel 2004 e nel 2005, la società Skype aveva chiesto all’UAMI di registrare i segni – figurativo e denominativo – SKYPE, come marchio comunitario per apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia nonché per servizi informatici legati a software e alla creazione o all’hosting di siti internet.

Sky aveva proposto opposizione contro l’uso del segno figurativo e denominativo “SKYPE”, lamentando un rischio di confusione con il suo marchio denominativo comunitario SKY, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.

Con decisioni del 2012 e del 2013 l’UAMI aveva accolto l’opposizione, ravvisando, in sostanza, l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, dovuto in particolare al loro grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, e l’assenza delle condizioni che consentissero di rilevare una riduzione di tale rischio. Skype ha chiesto l’annullamento di tali decisioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Con le sentenze nelle cause T-423/12, T-183/13 e T-184/13  Skype Ultd / UAMI,  il Tribunale ha respinto i ricorsi di Skype,  confermando un rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY.

In sintesi, il ragionamento del Tribunale della Ue è il seguente. Per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto, il Tribunale conferma che la pronuncia della vocale «y» non risulta più breve nel termine «skype», che nel termine «sky».

Inoltre, il termine «sky»,  appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine «skype», sebbene quest’ultimo sia scritto in una sola parola.

Infine, l’elemento «sky» nel termine «skype» può essere certamente identificato dal pubblico di riferimento, anche se il rimanente elemento «pe» non ha significato proprio.

Peraltro, il fatto che, nel segno figurativo richiesto, l’elemento denominativo «skype» sia circondato da un bordo a forma di nuvola o di bolla non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

Sotto il profilo visivo, infatti, l’elemento figurativo si limita a mettere in risalto l’elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo.

Dal punto di vista fonetico, l’elemento figurativo a forma di bordo non è idoneo a produrre un’impressione fonetica, la quale resta esclusivamente determinata dall’elemento denominativo. Infine, sul piano concettuale, l’elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell’elemento «sky» all’interno dell’elemento denominativo «skype», poiché le nuvole si trovano «in cielo» e possono quindi essere facilmente associate al temine «sky».

Quanto all’argomento relativo all’affermato carattere distintivo elevato dei segni «skype», dovuto alla loro conoscenza da parte del pubblico, il Tribunale dichiara che, anche qualora il termine «skype» avesse acquisito significato proprio per identificare i servizi di telecomunicazione forniti dalla società Skype, si tratterebbe di un termine generico e, di conseguenza, descrittivo per questo genere di servizi.

Infine, il Tribunale conferma che non è possibile tenere conto della pacifica coesistenza dei segni in conflitto nel Regno Unito quale fattore idoneo a ridurre il rischio di confusione, dato che non ricorrono i relativi presupposti.

Infatti, la pacifica coesistenza di tali segni nel Regno Unito riguarda solamente un servizio isolato e molto specifico (ossia i servizi di comunicazione punto a punto) e non può quindi attenuare il rischio di confusione per i numerosi altri prodotti e servizi rivendicati.

Inoltre, tale coesistenza non è durata abbastanza a lungo da lasciar supporre che si basasse sull’assenza di rischio di confusione agli occhi del pubblico di riferimento.

Il testo integrale delle sentenze è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia:T-423/12,  T-183/13 e T-184/13

Per maggiori informazioni: www.curia.europa.eu

Moreno Morando

(12 maggio 2015)

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